이번 포스팅에서는 특허 보완에 대처하는 법을 말씀드리겠습니다. 이전 포스팅에서는 특허를 출원하는 부분에 대해 자세히 말씀드렸습니다. 이에 이어 이번 포스팅에서는 특허 출원 후 발생하는 특허청 보완인 Office action에 어떻게 대처하면 좋을 지 말씀드리겠습니다.
특허 보완은 크게 3가지로 이루어 집니다. 첫번째는 특허 보완 사항이 발급되어 이를 검토하는 단계입니다. 다음은 보완 사항에서 필요한 자료를 확보하는 단계이며 마지막은 이를 바탕으로 보정서를 제출하는 단계입니다. 이에 관해 하나씩 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다.
1. 특허 보완 사항 검토
특허는 출원 후 1년 6개월 정도가 지나면 공개가 되어 모든 사람들이 특허를 볼 수 있게 됩니다. 보통 이쯤 특허청에서 Office action을 발급하게 되는데, Office action은 최대 2회까지 발급될 수 있습니다.
Office action은 출원된 특허가 왜 특허가 될 수 없는지에 대한 내용이며, 우리는 이 내용에 대한 반박을 진행해야합니다.
이를 위해 가장 처음 진행해야 하는 일은 특허 보완 사항인 Office action에서 얘기하는 내용을 자세히 검토하는 것입니다.
이를 위해 특허 심사관이 어떤 형태의 자료를 추가로 요청하는 지, 단순히 청구항의 범위만을 조정하면 되는지 혹은 추가 데이터를 요청하는지를 판단합니다.
보통 특허 출원을 특허 사무소를 통한 담당 변리사가 진행했다면 이 부분은 너무 심각하게 생각하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 담당 변리사가 해당 Office action 확인 후 대응 전략을 세워 관련 보고서를 작성해 주기 때문입니다.
하지만, 대부분의 변리사들은 보완에 해당하는 추가 데이터를 요구하기 마련입니다. 즉, 데이터가 있으면 특허 심사관의 보완 내용이 모두 해소된다고 보기 때문입니다. 하지만, 거의 대부분의 Office action은 단순히 청구항의 범위 조정 만으로 쉽게 해결될 수 있습니다.
따라서 변리사의 의견을 참고하되 절대 그대로 할 필요는 없다는 것을 염두해 두시면 좋습니다. 오히려 변리사에게 직접 연락하여 청구항의 범위를 이 정도는 줄여도 괜찮다는 점을 미리 언급하고 최대한 청구항을 조정하여 특허 등록을 받아낼 수 있는 전략을 세우는 것을 추천드립니다.
2. 특허 보완 사항 필요 자료 확보
그리고 만약 어쩔 수 없이 특허 데이터를 추가해야 할 경우, 최소한의 데이터로 최대한의 효과를 낼 수 있도록 준비해 주시면 가장 좋습니다.
즉, A의 항노화 효능에 대한 특허의 경우, A’의 항노화 효능이 이미 특허화 되어 있어 특허가 될 수 없다는 Office action이 나올 수 있습니다. 이때 A와 A’의 차이점을 정확히 설명하고, 이 둘 간의 효능차이를 보여주되 항노화와 관련된 특허 내용의 전체 실험을 재 진행할 필요는 없습니다. 그 중 대표적으로 결과가 잘 나올 것으로 예상되는 실험 한두개 정도 진행하는 것으로 Office action은 충분히 보완이 가능합니다.
3. 보정서 제출
특허청의 Office action의 경우 많게는 2번까지 보완이 나올 수 있습니다. 보완에는 정해진 기한이 있기에 그 기한안에 보완에 필요한 자료를 확보해야 합니다. 하지만 실험 같은 경우 시간이 많이 걸리는 경우가 많으므로 기한을 지키는 것이 힘들 수 있습니다.
이 경우, 담당 변리사를 통해 보정서 제출에 대한 기한을 연장하는 방안을 고려할 수 있습니다. 보정서 제출 기한 연장의 경우, 소정의 수수료 (몇 십 만원 수준)가 들어가긴 하지만, 최대 3-4개월까지 연장이 가능하기에 필요할 경우 연장 제도를 활용하시는 것을 추천드립니다.
이상으로 특허 보완에 대해 말씀드렸습니다. 특허는 본인의 지적재산이기 때문에 최대한 본인이 원하는 방향으로 등록이 될 수 있도록 변리사와의 충분한 논의가 필요합니다.
변리사의 의견대로 그대로 끌려가지 않고, 본인만의 의견도 함께 제시하여 특허의 기술 범위를 최대한 지키는 방향으로 특허 보완을 진행하시길 바랍니다.